Giselle Ayala, Esq.

Creatividad Abogado

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What is a Trademark?

A marca registrada is a sign or symbol capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises. Trademarks are protected by intellectual property rights. Trademarks can be nominative (words), mix (words and logos), figurative (logos), sound trademarks, audiovisual (video), and tridimensional (also known as trade dress).

¿Cuál es la mejor marca?

Una marca es la "mejor" cuando refleja el mensaje y el propósito del propietario, ya sea un individuo, una empresa o una organización. Además, cuando se trata de marcas de palabras, las mejores son las palabras hechas o inventadas porque son las más singulares.

Cuanto mayor sea el nivel de distintividad de una marca, mejor. Existen cuatro niveles de carácter distintivo cuando se trata de marcas denominativas: genérico (no protegible), descriptivo (podría ser protegible hasta cierto nivel), sugestivo, de fantasía y arbitrario. La mejor estrategia para registrar una marca eficaz es llevar a cabo una búsqueda de autorización y comprender el proceso de selección de la marca adecuada.

El análisis de la marca que quiere el cliente

El primer paso que deben dar el abogado y el cliente es mantener una conversación abierta sobre la marca que desea el cliente. A efectos de esta reunión, puede ser esencial que esté presente un miembro del equipo de marketing del cliente. El abogado quiere entender lo que el cliente quiere en términos de la marca a corto y largo plazo, cómo es la marca, y cómo el cliente y el equipo utilizan la marca en el comercio. Esta reunión es una de las más importantes porque permite al abogado determinar: si el cliente puede registrar la marca, si el cliente necesita modificar la marca, si el cliente necesita hacer ajustes en cuanto al uso de la marca en el comercio, o si el cliente necesita presentar una nueva marca comercial.

El número de marcas a registrar

Tras reunirse con el cliente, el abogado entiende la marca del cliente y puede explicar si los objetivos del cliente requieren una o más solicitudes. El cliente puede querer proteger varios elementos de la marca. Para ello, el cliente puede registrar la marca como marca denominativa sin proteger ningún elemento visual específico. Supongamos que el cliente también quiere proteger componentes visuales o artísticos específicos de la marca. En ese caso, es necesario presentar dos registros diferentes, uno para las palabras de la marca únicamente y otro para la marca con un diseño visual.

Además, algunos clientes venden productos con un embalaje o una presentación específicos. Estas características de un producto pueden clasificarse como imagen comercial si cumplen con unos requisitos específicos. La imagen comercial es otra forma de marca, y también puede registrarse. La imagen comercial es, en términos generales, la imagen total y la apariencia general de un producto o servicio. Puede incluir características como el tamaño, la forma, el color o las combinaciones de colores, la textura, los gráficos, los sonidos, los aromas y los sabores, el movimiento y las imágenes en movimiento, las técnicas comerciales particulares y el aspecto de un sitio web.

Las clases de productos o servicios de la marca

Another critical aspect of the attorney’s services is understanding the client’s business and what the trademark is doing for it. The client may have a business that provides several goods and services; this does not necessarily mean that the mark can be registered to identify all of them. To register a trademark, the USPTO requires that the applicant make a specific description of the type of goods or services distinguished by the trademark and submit proof of such use. That evidence is called a “specimen” of use in commerce.

Teniendo en cuenta todo esto, el abogado debe revisar cómo el cliente está vendiendo o promocionando sus bienes o servicios y qué materiales de marketing o publicidad está utilizando. Algunos clientes son empresarios únicos que atraen a los clientes hablando indirectamente de lo que venden. Un ejemplo de esto es Starbucks, que es conocido por promocionarse "vendiéndole una experiencia", no un café. En términos de marketing, esta estrategia probablemente funciona. Sin embargo, en términos de derecho de marcas, un solicitante debe mostrar directamente al examinador de la USPTO los productos o servicios promocionados por la marca. En términos de la USPTO, el solicitante debe demostrar una "asociación directa entre la marca y los productos o servicios".

En resumen, con la ayuda del abogado, el cliente puede asignar una clasificación adecuada de productos o servicios a la marca y presentar las pruebas apropiadas para demostrar el uso de la marca en el comercio.

La registrabilidad de la marca y la evaluación del riesgo

Por último, la tarea más importante del abogado es elaborar un informe de autorización de la marca que abarque el análisis explicado anteriormente y evalúe los posibles problemas con los registros si el cliente y el abogado no hacen correcciones. El informe explica al cliente lo siguiente:

- El tipo de marca que se va a registrar.- Si existen registros o solicitudes de marca similares anteriores.- Si existen conflictos.- Si existen factores que el abogado examinador pueda utilizar para denegar el registro o solicitar pruebas adicionales.

También cabe señalar que, a diferencia de la investigación que puede realizar una persona que no sea abogado, un abogado de marcas estadounidense llevará a cabo una investigación exhaustiva para determinar la existencia de motivos de denegación, incluida la existencia de marcas de derecho común, la existencia de nombres comerciales similares a la marca, la existencia de marcas registradas en los estados en los que el cliente quiere hacer negocios, la existencia de otras cuestiones legales como una prohibición constitucional del registro o cuestiones de derecho de publicidad.

El informe elaborado por el abogado es crucial porque es la base de la decisión final del cliente de seguir adelante con la marca tal y como está o de cambiarla. Además, si, a pesar del trabajo diligente realizado por el abogado, el abogado examinador de la USPTO se opone al registro, el informe sirve de base y guía para defender la solicitud de marca del cliente.

La similitud de las marcas en el contexto del registro

Cuando un solicitante solicita el registro de una marca, el abogado examinador de la USPTO investiga para determinar si existen otras marcas similares ya registradas. Si hay marcas que utilizan palabras, logotipos o características similares, esto no es un problema si cada marca se utiliza para distinguir productos o servicios diferentes y no relacionados. En otras palabras, si IVON e IVONN están registradas pero una se utiliza para marcar servicios de consultoría financiera, y la otra se registra para promocionar productos orgánicos, es poco probable que esto suponga un problema. Teniendo en cuenta esto, antes de presentar una solicitud de registro, los abogados realizan una búsqueda de autorización, que les permite asesorar a los clientes sobre la viabilidad de una marca o la existencia de factores de riesgo. Nuestros abogados de marcas de Nueva York en G.A.M. Law Offices pueden ayudarle a resolver cualquier duda o preocupación relacionada con la similitud de las marcas en Nueva York, NYC, y más allá.

El caso concreto de las marcas famosas

Aunque pueden coexistir marcas similares en diferentes industrias, cuando una marca es muy popular entre los consumidores o cuando ha logrado el reconocimiento en más de un mercado, esa marca puede ser catalogada como una marca famosa puede impedir el registro de marcas similares, incluso si se utilizan en una industria diferente, esto se aplica a las marcas en Nueva York también. Por ejemplo, aunque el logotipo de Nike se utilice especialmente para promocionar la ropa y el calzado deportivos, es poco probable que Nike se quede de brazos cruzados mientras otro intenta registrar una marca similar en el sector de la salud o con fines de servicios de coaching financiero. Nike ha alcanzado tal nivel de reconocimiento que es poco probable que se registren marcas similares al logotipo de Nike.

¿Qué puede ocurrir si se presentan marcas similares para su registro?

Si se presentan dos o más marcas similares para su registro ante la USPTO, es probable que el abogado examinador emita una Acción de Oficina en la que solicite a los solicitantes que ofrezcan pruebas que demuestren que no existe riesgo de confusión; es decir, pruebas que demuestren que un comprador potencial sería capaz de distinguir entre los productos o servicios del solicitante.

La similitud de las marcas en el contexto de los litigios

Los problemas de similitud de las marcas surgen en el contexto de un litigio cuando el propietario de una marca presenta una demanda contra otro alegando infracción de la marca, falsificación, competencia desleal y dilución de la marca. En este caso, el propietario de una marca afirma que otro está utilizando su marca sin autorización, que la coexistencia de las dos marcas puede causar confusión, y/o que los productos o servicios del demandado se están promocionando como si el propietario de la marca los ofreciera.

Infracción de marcas

El artículo 32 de la Ley Lanham, 15 U.S.C. § 1114(1), regula las demandas por infracción de marcas. Para presentar una demanda según esta sección, la marca del demandante debe estar registrada. Los elementos básicos de esta causa de acción son que:

- El demandante es titular de una marca válida y legalmente protegible.- El demandado ha utilizado esa marca o una marca similar sin consentimiento.- El uso de la marca en cuestión por parte del demandado ha provocado un riesgo de confusión.

Dilución de la marca

La dilución de marcas es una causa de acción planteada por los propietarios de una marca famosa. El fundamento de la dilución de marcas es que un tercero no autorizado que utiliza una marca famosa puede reducir la percepción del público de que la marca famosa significa algo único, singular o particular. Existen dos tipos de dilución: la dilución por difuminación y la dilución por empañamiento.

- La dilución por desvanecimiento se produce cuando el carácter distintivo de una marca famosa se ve lentamente mermado por una marca similar utilizada en relación con productos o servicios diferentes.- La dilución por empañamiento se produce cuando una marca famosa se vincula a productos de mala calidad o se presenta en un contexto desagradable, lo que perjudica su reputación.

- El demandante es titular de una marca válida y legalmente protegible.- El demandado ha utilizado esa marca o una marca similar sin consentimiento.- El uso de la marca en cuestión por parte del demandado ha provocado un riesgo de confusión.

Falsificación

La falsificación tiene lugar cuando un tercero intenta imitar la marca de otro, con la intención de robar, destruir o sustituir el reconocimiento del original, o de engañar a los consumidores.